注册商标与商品名称的冲突研究

           湖北祥德律师事务所   孙家祥

   1. 注册商标与商品名称的冲突案例

   1.1 商品名称对注册商标的混淆——“荣华月饼”案

       “ 荣华月饼”是粤港澳地区的老字号，最初由香港元朗荣华酒楼于上世纪50年代生产。1980年4月，香港荣华饼家有限公司成立。1991年，香港荣华6次申请注册“荣华”商标，均被国家商标局驳回，理由是一年之前山东一家糖果厂已将带圈简体“荣华”注册为企业的商标，在得知荣华商标被山东糖果厂先注册后，香港荣华并未继续主动采取措施规避风险。1994年，香港荣华和东莞某公司合资成立了东莞荣华饼家有限公司。

      而顺德苏氏荣华食品公司的前身是一家名叫荣华饼食店的个体工商户，由广东顺德人苏国荣在上世纪80年代开设。1996年荣华饼食店更名为顺德市勒流镇荣华面包厂。1996年初，顺德荣华也向国家商标局申请“荣华”商标注册，被以同样的理由驳回。1997年12月，苏国荣从当时已注销的山东某糖果厂买得“荣华”(带圈)注册商标，并在当年中秋节前开始生产销售“荣华月饼”

   1997年至1999年间，顺德荣华生产月饼采用了香港荣华注册商标“花好月圆”的外壳包装，由此触怒了香港荣华和东莞荣华，并在此后诉讼不断。

1999年，香港荣华和东莞荣华以“不正当竞争”为由将顺德荣华告上法庭，要求其停止侵权行为。2000年4月，佛山市中级人民法院对香港荣华诉顺德荣华不正当竞争一案一审判决认为，1997年顺德荣华月饼装潢侵权成立，但驳回1998年、1999年香港荣华对顺德荣华月饼装潢侵权的诉讼请求。

一波未平一波又起，1999年3月14日，顺德荣华申请的第1255171号商标——繁体魏碑的“荣华月饼”文字商标获得核准注册。当年10月，香港荣华公司对此商标的注册向国家商标局提出异议，要求撤销顺德荣华该注册商标。2000年12月，国家商标局作出裁决：香港荣华提出的异议理由不成立，荣华商标予以注册。香港荣华表示不服，一边向商标评审委员会提出复审，一边将商标评审委员会诉至北京市第一中级人民法院。

北京市第一中级人民法院审理认为，顺德荣华自上世纪80年代起就以“荣华”作为字号，经营范围包括糕点、饼食，至商标争议阶段，顺德荣华依法享有“荣华”商标的在先权利。此外，“荣华”一词的独创性亦较弱，无法认定顺德荣华申请注册争议商标主观上具有恶意。败诉后的香港荣华接着上诉，2008年5月13日，北京市高级人民法院终审维持原判。

其间，2006年10月，香港荣华、东莞荣华以今明公司、广州好又多公司、世博分公司未经许可生产销售的月饼侵犯其“花好月圆”系列注册商标，构成不正当竞争为由向东莞市中级人民法院提起诉讼，请求判令停止侵权并索赔100万元。而后，一审又追加苏国荣为第三人参加诉讼。因为今明公司称生产包装字样得到顺德荣华的授权，双方签署了《商标许可使用合同》。

东莞市中级人民法院一审判定今明等公司侵权成立，苏国荣无需承担法律责任。但一审判决同时认定香港荣华使用于荣华月饼的“荣华”为未注册驰名商标标。

此后，苏国荣向广东省高级人民法院提起上诉。2009年，广东省高级人民法院经审理判定今明等公司构成不正当竞争，同时认定“荣华月饼”为知名商品的特有名称。

2012年，最高人民法院作出终审判决，撤销广东省高级人民法院认定香港荣华、东莞荣华为知名商品特有名称。香港荣华不服，申请再审，最高人民法院拒绝了香港荣华的请求。

   1.2 商品名称对注册商标的淡化——“雪莲”案

   因发现市场上出现的“雪莲伊梦”牌羊绒衫侵犯其商标权，北京雪莲羊绒股份有限公司将该产品的生产商上海亚格威针织服饰有限公司及销售商北京新世纪服装商贸城市场有限公司告上北京市丰台区人民法院，要求停止侵权及赔偿损失。

雪莲羊绒公司是注册商标“雪莲Snowlotus及图（一朵盛开的莲花）”的权利人，并且“雪莲”也是其字号的核心部分。亚格威公司是注册商标“雪莲伊梦”的权利人，但是亚格威公司在实际使用的时候改变了其注册商标原有的书写方式，刻意突出“雪莲”，淡化“伊梦”。

笔者认为，雪莲羊绒公司具备一定的市场知名度、为相关公众所熟知，“雪莲”作为其字号的核心部分，理应受到《反不正当竞争法》的保护，亚格威公司的行为构成不正当竞争，应当停止侵权、赔偿损失。同时，亚格威公司的行为是对北京雪莲羊绒公司注册商标的淡化，侵犯了北京羊绒公司的商标专用权。

   2. 注册商标与商品名称的冲突的法律分析

   2.1 我国商标法的规定

   我国《商标法》第52条规定了侵犯注册商标专用权的行为，存在商品名称与注册商标冲突的情形，同时《商标法实施条例》第50条规定：在同一种或类似商品上，将他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于《商标法》第52条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为。

判断商品名称的使用行为是否侵犯了他人注册商标专用权，一般应从以下几个层面进行分析：首先是商品名称的使用是否属于商标意义上的使用。根据《商标法实施条例》第三条的规定，商标的使用系指“将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。”在商业活动中，使用商标标识标明商品来源，使相关公众能够区分提供商品的不同市场主体的方式，均是商标的使用方式；其次是二者所使用的商品是否相同或者类似。对于相同商品我们比较好判断，相同商品是指名称、用途、功能、原料或者销售渠道等方面相同的商品。对于类似商品《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定，类似商品是指功能、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品，在《商标法》释义中，对类似商品表述为系指两种或者两种以上的商品由于用途、功能、原料、销售场所以及整机于零部件关系容易被消费者混淆出处，容易被误认为是同一企业生产的商品；再次就是诉争的商品名称与注册商标是否存在相同或者近似。需要着重指出的是，商标法意义上的商标相似，不等同于商标标识的相似，两者是有重大区别的。“商标法上意义上的商标近似，不仅是指被控侵权商标与他人注册商标在外观等方面的相似，还意味着必须使相关公众产生混淆。这种特殊的内涵就是商标商标法意义上的商标近似，即一种“混淆性近似”。北京市高级人民法院也指出：“商标标识近似是指两商标图样本身的相似，而商标近似不仅包括商标标识的近似，还包括因两商标使用在同一种或者类似商品上足以造成相关公众对商标来源的混淆、误认。也就是说商标近似的概念中包括了商标标识近似和足以造成相关公众对商品来源的混淆、误认两部分内容。仅商标标识近似，但是不足以造成相关公众混淆、误认的，不构成商标近似，在商标近似判断中应该对是否足以造成相关公众混淆、误认进行判定。”因此，在司法实践中，判断商标是否近似应该在商标标识近似的基础上进一步确认是否存在混淆、误认的可能性。

   2.1.1商品名称对注册商标的淡化

   商标的显著性是商标的灵魂，是实现商标所有功能的基础。[1]商标区别商品或者服务的标指质量、产源、表彰品牌价值、承载信誉等作用都与商标的显著性不可分离。商标的显著性是指该商标使用在商品或者服务上，能够让消费者将该商品或者服务与其他商品或者服务区别开来的显著特征。商标淡化是与商标显著性密切相关的概念，是指降低或者削弱他人商标显著性的行为，[2]是商标侵权的典型形式之一。商品名称对注册商标的淡化就是指商品名称的使用降低或者削弱了他人注册商标的显著性，使消费者产生误认的行为。

商品名称对注册商标的淡化主要是对注册商标中的驰名商标的淡化。虽然一般理论都倾向于只给与驰名商标反淡化保护的权利，但实际上被淡化的商标不局限于驰名商标，普通注册商标被淡化的现象也是时常发生的，而且，驰名商标被淡化容易引起各方的关注，但是普通注册商标被淡化往往被忽视。大多数情况下，商品名称对注册商标的淡化都是他人的恶意行为所致，但是也存在商标的所有权人自己失误的因素，比如，商标的所有权人对商标的独创性设计的水准不够高，商标的所有权人对商标的使用、宣传和管理水平不到位等。

商品名称对注册商标的淡化会给注册商标带来致命性的伤害，那么如何预防商品名称对注册商标的淡化呢？笔者认为，首先，商标的所有权人应该积极维护自己的权利，一方面通过法律手段制止商品名称对注册商标的淡化，一旦发现市场上出现商品名称对自己注册商标的淡化行为，就立即起诉，另一方面通过扩大自己商标的注册范围，使自己的商标获得更广泛的保护。其次，立法者应该参照国外做法，制定专门的反淡化保护法。最后，执法者在对待商品名称对注册商标淡化的问题上应该严格执法。

   2.2 我国反不正当竞争法的规定

   《反不正当竞争法》第五条第二项：“擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢, 造成和他人的知名商品相混淆, 使购买者误认为是该知名商品, 以不正当竞争行为论处。”[3]国家工商行政管理局《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为的若干规定》第二条对此解释:“仿冒知名商品的特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为, 是指违反《反不正当竞争法》第五条第二项规定, 擅自将他人知名商品特有的名称、包装、装潢作相同或者近似使用, 造成与他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品的行为。”对于“相同或者近似使用”是否包括将知名商品特有的名称作为商标进行注册, 未作明确解释。一般认为, 知名商品的特有名称、包装、装潢只要具有事实上的显著性。就应该可以得到《反不正当竞争法》的保护。而《反不正当竞争法》第五条第二项的立法本意和侧重点在于制止仿冒造成的市场混淆, 只要有人擅自使用了与他人知名商品相同或相近似的名称、包装、装潢, 造成了购买者的误认、误购, 即可认定行为人实施了不正当竞争行为。在这里,“相同使用和近似使用”是仿冒行为的具体形态, 并且使用的后果是造成与他人的知名商品相混淆, 这是构成此种不正当竞争行为的要件。因此“使用方式”应包括将知名商品特有的名称、包装、装潢作为商标进行注册，只要这种行为符合上述不正当竞争行为的要件，就应该受到《反不正当竞争法》的调整。

   2.2.1 假冒他人的注册商标

   什么叫假冒他人注册商标，我国《商标法》以及《商标法实施条例》都没有做出定义性的规定。理论界存在两种不同的观点，一种观点认为假冒他人注册商标是指《商标法》第52条第1项规定的行为，即未经注册商标所有人的许可，在同一商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为；另一种观点认为假冒他人注册商标包括《商标法》第52条所有情形。[4]笔者比较赞同第一种观点，假冒他人注册商标可分为以下四种情形：一是在同一种商品上使用与他人注册商标相同的商标；二是在同一商品上使用与他人注册商标近似的商标；三是在类似商品上使用与他人注册商标相同的商标；四是在类似商品上使用与他人注册商标近似的商标。

   2.2.2 商品名称与注册商标的混淆

   目前我国还没有相关法律对“什么是商品名称与注册商标的混淆?”以及“商品名称与注册商标混淆的标准是什么?”进行具体的规定。我国《反不正当竞争法》第五条第二项：“擅自使用知名商品特有名称、包装、装潢, 造成和他人的知名商品相混淆, 使购买者误认为是该知名商品, 以不正当竞争行为论处。”那么如何判断商品名称与注册商标是否混淆呢？

美国1938年的《侵权法重述》总结了以前法院的一些判例，在第729条中提出了判断混淆可能性的四个主要要素：一、有关标识与有关商标或者商号之间，在外表、所用文字的发音、有关图画或涉及的字面含义，所存在相似性物品上的相似程度如何；二、行为人采用该标识的意图如何；三、在使用和上市方法上，行为人所提供的商品或者服务与他人提供的商品或者服务直接的管理；四、购买者有可能具有的谨慎态度。除此之外，第931条还具体提出了9个要素来帮助认识是否发生混淆。[4]

笔者认为，对于我国而言，首先要根据一般的消费者的注意能力来判断。如果相同或者近似的商品名称或注册商标足以引起一般消费者误认的，就发生混淆。此外，商品名称或注册商标所标志的商品或者服务的特点、差异大小、知名度、价格高低等，都是作为判断商品名称与注册商标是否发生混淆的参考因素。例如，某一种知名商品的市场价格为50万人民币，而仿冒品的市场价格为500元人民币，一般的消费者看到此种价格都知道不是真品，那么此时价格的差异可以作为没有发生混淆的因素。

   3. 完善我国注册商标与商品名称冲突的法律建议

   3.1弥补混淆理论对注册商标保护的不足

   为弥补商标法的不足，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》在对“商品类似”和“商标近似”的认定上引入了混淆的因素，[6]该解释第11条第1款规定：“商标法第52条第1项规定的商品类似，是指商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易混淆的商品。”解释第9条第2款规定：“商标法第52条第1项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字型、读音或者立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。”该解释阐明了我国商标法所称的“商品类似”应该指“混淆性类似”，“商标近似”应该指“混淆性近似”。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》在一定程度上弥补了商标法的不足，但仍然还存在一些问题。对于我国现行法律法规，在“混淆理论”上还有以下几点应该在以后的立法中加以完善。第一，应该明确规定我国商标法保护中的“制止混淆”不仅仅包括直接混淆，还要包括间接混淆。第二，认定混淆的主观标准是普通消费者的一般注意力，客观标准应借助于近似商标、类似商标或者服务的判断标准。

   3.2完善立法，为反淡化保护提供法律依据

   一、我国有关商标权与商品的特有名称的法律除了《商标法》与《反不正当竞争法》，以及1995年7月5日国家工商局颁布的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为若干规定》，然而没有一个条例或者成文的规定像1994年4月5日国家工商局颁布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》那样直接解决这两者的冲突，可能这两者的权利冲突不像商标与企业名称那样已经引起社会的广泛关注，然而良好的法律应当具有前瞻性，笔者建议工商局是否能在纠纷初起时，就在这两个权利间搭建一座简易桥梁，直接制定一个《关于解决注册商标与商品名称中若干问题的意见》，使工商局与人民法院在处理类似案件纠纷时，有一个总的标准和尺寸。当然这不是一个长久之计，只有直接对商标法进行修订，加以补充、完善，才是最好的办法。

   二、我国商标法只规定了商标申请注册时，不得侵犯他人在先的合法权利，但是作为国内法，没有明确说明在先权利的概念和范围，比如商品的特有名称是否属于在先的合法权利，也没有规定若国家商标局已经核准存有在先权利的注册商标的，应该撤销，并明确是申请撤销还是国家商标局主动撤销。建议法律应当加以明确。

   三、现行法律包括工商局的《关于禁止仿冒知名商品特有的名称、包装、装潢的不正当竞争行为若干规定》只规定商品名称被他人擅自作相同或者近似使用的行为，实际涵义是将商品特有名称作为另一种特有商品名称使用，未将作为商标使用的行为列入仿冒行为之中；另外规定了销售明知是仿冒商品的行为要予以处罚，但是对制造、运送他人的商品的标识的行为，未作规范。笔者建议应该将以上两点纳入仿冒行为而进行调整。

   四、注册商标若是引用了他人的商品特有名称，超过5年，就不能被申请撤销；[7]但若是恶意引用，是否能不受到5年期限的限制，让在先的权利人能够申请撤销恶意注册的商标。建议《商标法》应加以规定，以免法院判决商标权人停止使用商标或者侵权，与行政权力的行使发生冲突。

   3.3 进一步完善驰名商标认定制度

   驰名商标作为一种“相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标”,市场影响力大,公众对其关注度高,得到众多企业和公众的追捧,涉及驰名商标的纠纷也不在少数。[8]在注册商标与商品名称冲突的问题中，我们不难发现，注册驰名商标与商品名称冲突的问题最为显著。因此，完善驰名商标的认定制度是解决注册商标与商品名称冲突的重要方式之一。

商标的知晓程度是驰名是驰名商标认定中的核心问题。[9]但是如何判断知晓程度、商标驰名应该达到怎样的知晓程度等问题都非常难以确定，加上我国认定驰名商标主体非常广泛，直接导致目前我国驰名商标认定比较混乱。笔者认为，除了《商标法》第14条规定的因素来考察商标的知晓程度以外，还可以通过在我国相关公众进行民意测验来考察。另外，随着我国对无形资产评估体系的建立，将商标的价值与商标的知晓程度联系起来也非常实用，商标的价值越高，则商标的知晓程度越高。

我国现行法律、相关司法解释规定司法认定驰名商标的主体遍及我国各地500余家人民法院，根据我国目前实际情况，通过司法解释对驰名商标认定主题的范围进行一定的限制是非常有必要的。[10]笔者认为，有权认定驰名商标的司法机关限定在各省会所在地中级人民法院及其上级法院比较适合。理由是：我国地域辽阔，各地经济发展水平极不平衡，而司法机关在我国认定商标刚刚起步，各地法院在对驰名商标认定标准、认定方式、保护范围等方面的认识上存在较大差异。再加上现阶段我国驰名商标客观上已经衍生了法律保护范围以外的非正常意义，过宽的司法认定主体范围很难及时纠正出现的问题。各省会所在地中级人民法院是我国较早设立专门知识产权庭的法院，已经配备了一批专业的具有丰富审判经验的知识产权法官，将驰名商标司法认定主体限定在各省会所在地中级人民法院及其上级法院有利于全国对驰名商标认定尺度上尽可能一致，从而促进社会公众对驰名商标的正确认识，维护正常的市场竞争秩序。

《驰名商标认定和保护制度》第12条之规定容易造成社会公众对驰名商标认定“一次认定，长期有效”的误解，[11]并成为企业以“驰名商标”宣传产品、服务或进行广告宣传的依据，对我国驰名商标认定制度有负面的引导作用，应该修改为一旦发现对方当事人提出异议，则商标所有人必须重新提出证明商标驰名的证据材料，而不是由对方当事人来证明商标所有人的商标不驰名。

   4． 结束语

   商品名称与注册商标的冲突已经成为了知识产权权利冲突的重要问题之一，一些经营者利用商品名称与注册商标的相同或者近似从事着竞业竞争，这样的行为不仅仅对真正的注册商标权利人造成权利的侵害，而且还破坏了公平竞争的市场秩序，损害了公众的利益。如果我们的法律不能及时的解决和处理商品名称与注册商标的冲突，那么将使法律的价值得不到真正的实现，社会秩序得不到应有的保障。[12]虽然商品名称与注册商标的冲突是经济发展和经济转轨过程中的产物，其冲突的紧张程度也可能会随着科学技术的发展、社会政治经济结构的调整而得到一定的缓解，但是不管怎么样，我们都应当给予足够的重视，为商品名称与注册商标冲突问题的解决提供方案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考文献：

[1]张晓敏、张传生.《论商标与商品特有名称的冲突解决》，河南师范大学学报（哲学社会科学版），2003年.

[2]刘晓东.《商标淡化的侵害对象研究》. 知识产权，2002年，第27页.

[3]刘大洪.《反不正当竞争法》(全国高等法律职业教育系列教材)，中国政法大学出版社，2005年

[4]孔祥俊、刘泽宇、武建英. 《反不正当竞争法》，清华大学出版社，2006年版. 第45页.

[5]蔡岚岚.《商业标识权利冲突研究》，上海大学法学硕士学位论文，2006年.

[6]吴晋.《商标与商号权利冲突的解决机制研究》，西南财经政法大学法律硕士学位论文，2006年.

[7]张术麟.《企业商业标记权法律保护问题研究》，中央民族大学博士学位论文，2006年.

[8]戴先发.《论驰名商标司法认定制度及其完善》，西南政法大学硕士学位论文，2011年.

[9]胡淑珠.《驰名商标的认定和保护》，法律出版社，2009年.

[10]罗玉杰.《驰名商标的认定》，中国人民大学出版社，2010年.

[11]张爱华.《论域名与商标的权利冲突及其解决途径》，复旦大学硕士学位论文，2007年.

[12]张术麟.《企业商业标记权法律保护问题研究》，中央民族大学博士学位论文，2006年.